在专利审查实践中,以"对比文件的显而易见结合加公知常识"为由判定技术方案不具备创造性,是最常见的审查意见之一。A 公司"两段式滑片"案提供了一个完整的复盘样本:该专利申请历经两次审查意见、驳回、复审,最终获得授权。复盘这一过程,可以提炼出应对常规化创造性审查意见的争辩框架。
对申请人而言,这一框架的价值在于可复制。化学与材料类发明的审查意见,常常是多份对比文件各取一部分再叠加教科书中的公知常识,争辩的关键不在于逐一否定每一份对比文件,而在于证明组合本身缺乏结合动机、组合后产生了预料不到的技术效果。
一、案件经过:两次审查意见、一次驳回、一次复审
- A 公司是压缩机领域的领先企业。针对滑片在超高速运转工况下易磨损的难题,A 公司提出"两段式"差异化设计方案:根据滑片头部与尾部不同的受力特点及功能需求,分别采用独立的材料体系,并严格控制各组分含量,在实现头部高强度、高耐磨的同时,使尾部材料在轻量化的基础上达成与配合件的热膨胀特性匹配。
- 第一次审查意见认为,结合对比文件 1 的两段式结构、对比文件 2 的粉末冶金工艺与公知常识,显而易见可以得到该方案。申请人在答复第一次审查意见时未修改权利要求。
- 第二次审查意见引入对比文件 3,认为将其公开的表面润滑薄膜材料应用于滑片本体即可得到该方案,属于常规调整,并引用多本教科书,主张各组分的应用属于公知常识。申请人在答复第二次审查意见时,将从属权利要求中的尾部材料膨胀特性特征并入权利要求 1。
- 驳回决定中,审查员再次以显而易见的结合与常规调整为由,判定全部权利要求不具备《专利法》第 22 条第 3 款规定的创造性。
- 申请人提出复审请求,将从属权利要求中的头部材料配比特征并入权利要求 1。在修正从属权利要求的形式缺陷后,审查员最终认可创造性并授予专利权。
二、难点一:多份对比文件拼凑出来的"显而易见"
- 审查员的组合方式。 审查员从对比文件 1 中抽离两段式结构特征,从对比文件 2 中抽离粉末冶金配比特征,从对比文件 3 中抽离耐磨薄膜组分特征,再结合教科书公开的材料性能进行组合评价。在化学发明尤其是材料类发明的审查意见中,由于多份对比文件分别公开本申请技术方案的一部分,进而判定对比文件的结合可以显而易见地得到本申请,是最常见的审查意见之一,同时也是答复的难点。
- 难点的实质。 在技术领域相同的前提下,如何确认各对比文件的技术问题不同进而争辩没有结合启示,如何论证不同对比文件的特征不能显而易见地进行组合、组合后不能预期本申请的技术效果,需要在对本申请和对比文件、公知常识进行深入理解与对比之后,才能获得有利证据、做出有力争辩。
- 两条争辩路径。 答复时,如果各对比文件的方案区别较大,可以从技术问题不同、存在结合障碍的角度进行争辩;如果本申请相较于各对比文件的技术效果较为突出或特异,可以从特征的协同效果角度进行争辩;在更多时候,需要将这两种情况结合进行争辩。本案更偏向于第二种情况。
- 组合发明的审查规则。 根据《专利审查指南》第二部分第四章 4.2(2)的记载:如果组合的各技术特征在功能上彼此支持,并取得了新的技术效果,或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越,则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步,发明具备创造性。其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或者部分已知,并不影响对该发明创造性的评价。
- 落到本案。 答复时可以重点争辩,本申请的技术方案并非对比文件和公知常识的简单叠加,而是针对滑片头尾受力特点的本体材料进行的差异化限定,各组分在特定配比下发生协同作用,实现润滑与膨胀性能的精确匹配,而对比文件或公知常识均未公开该组合技术效果的相关内容或启示。本领域技术人员在没有教导启示的基础上,不能获得将对比文件进行结合的动机,也无法通过简单拼凑现有技术来预期或得到该方案。
三、整体性原则:不能把权利要求拆成零件再拼回去
- 发明创造必须被作为一个整体来考虑,一个权利要求是技术特征的结合体,是一个完整的技术方案。当发明所要求保护的技术方案与最接近的现有技术相比存在多个区别技术特征时,一般来说需要考虑这些区别特征之间是否存在相互关联、相互作用,综合判断它们在整体技术方案中所起的作用,整体上考虑发明所解决的技术问题、达到的有益效果。
- 不能根据不同的整体性技术方案中找到的不同单一技术特征的披露,就认定其抽离、结合形成的方案是显而易见的。这是答复此类审查意见时应当首先亮明的原则,也是后续一切争辩的逻辑起点。
- 在答复文件的结构上,建议先以整体性原则定调,再分述各区别特征之间的关联与协同效果,最后落到结合动机与效果预期的缺失,使审查员无法回避"组合后是否产生新的技术效果"这一核心问题。
四、难点二:教科书被当作公知常识证据
- 审查员的论证方式。 审查员以教科书作为公知常识证据,主张各组分应用属于常规选择,头尾组分配比及尾部膨胀特性属于通过有限常规试验可以获得。在化学发明的审查意见中,审查员引用教科书、技术手册、百科辞典等作为公知常识证据,有时甚至不引用证据,主张某特征是常规选择或常规调整,几乎在每个审查意见中都会出现。
- 背后的审查逻辑。 化学领域具有高度的经验性,许多配方和组合在审查员看来属于常规优化而非创造性劳动。审查员通常认为,如果对比文件已经公开了基础结构或核心成分,那么为了达到某种已知效果,选择特定物料种类或调整配比,属于本领域技术人员通过有限次实验即可得到的常规手段。
- 争辩要点之一:教科书只记载一般性原理。 教科书通常只记载一般性原理或广泛范围,此时可以指出教科书未公开具体特征。具体到本案,应指出本领域技术人员通过有限次实验得到该技术方案的先决条件,是现有技术提供明确技术指引且技术效果可预期,因此可以重点争辩教科书仅证明各材料各自具备某种宏观性能,并未具体公开本申请的头部组分与尾部组分在特定比例与条件下的组合,更未给出将上述组分在两段式滑片中以特定组分、特定配比应用于特定部位后能够产生何种协同效果。基于此,论证教科书的内容属于背景知识,不能直接证明本申请的具体技术方案是常规选择或显而易见的。
- 争辩要点之二:协同机理与预料不到的效果。 如果多个组分以特定比例混合后,效果不仅仅是量的叠加,而是产生了质的飞跃或全新的机理,同样可以作为争辩创造性的有力证据。具体到本案,通知书指出各组分的选择是常规叠加、头尾组分配比及尾部膨胀特性属于通过有限常规试验可以获得。然而,教科书既未揭示头部配比在特定成分下的协同机理,也未提出解决尾部高膨胀系数与轻量化矛盾的技术思路。本申请中各组分具有协同作用,形成了新的材料体系,这种相互作用在教科书中并未记载,也不是本领域技术人员基于常规知识所能预见的,进而论证在缺乏具体技术教导的情况下,本领域技术人员无法通过有限次数的试错得出该特定范围。
五、从本案提炼的答复清单
- 先定性,再定量。 收到"显而易见结合加公知常识"的审查意见时,先判断本案属于"技术问题不同、存在结合障碍"型,还是"协同效果突出"型,或两者兼备,再决定争辩主线,避免就单个特征逐一纠缠。
- 把协同效果写进答复,也写进申请文件。 协同效果是化学与材料类发明创造性争辩的核心证据。申请文件撰写时,应预埋能够证明协同效果的对比数据与实施例,使答复时有据可依,而不是在审查阶段临时补数据。
- 修改权利要求讲究时机。 本案在答复第二次审查意见时并入尾部膨胀特性特征,在复审请求时并入头部材料配比特征,分步收窄、逐步锁定创造性特征,是值得参考的修改节奏。过早大幅收窄可能牺牲保护范围,过晚则可能错过争辩机会。
- 复审不是走过场。 驳回之后,复审请求是重新组织争辩逻辑的机会。本案在复审阶段通过并入关键特征并修正从属权利要求的形式缺陷,最终获得授权,说明复审阶段的争辩与修改同样可以改变审查结果。
- 区分"单组分的已知性能"与"多组分协同产生的整体效果"。 这是本案成功授权的核心启示,也是答复同类审查意见时应当反复强调的区分。审查员引用的每一份证据,最多只能证明单组分的已知性能,无法证明多组分在特定配比下的协同效果。
六、对中国企业的参考
第一,材料类申请文件撰写时预埋协同数据。在申请文件准备阶段,即应设计能够证明协同效果的对比例与实施例,包括组分配比的临界点数据与性能对比数据,为后续可能的创造性争辩留出证据。
第二,建立"显而易见结合"类审查意见的答复模板。将整体性原则、结合障碍分析与协同效果论证固化为答复框架,收到审查意见后先按模板定位案件类型,再组织针对性争辩,提高答复效率与一致性。
第三,重视复审程序的策略价值。收到驳回决定后,不宜直接放弃或简单重复原有争辩,应结合复审程序重新评估修改方案与争辩主线,复审阶段的特征并入与形式修正,常常是扭转审查结论的关键一步。
第四,教科书类公知常识证据须逐项核对。对审查员引用的教科书、手册与百科辞典,应逐项核对其记载内容是否真正公开了本申请的具体特征与组合效果,避免将"一般性原理的记载"误认为"具体技术方案的公开"。
结语:本案的成功授权启示我们,在应对化学发明审查时,面对"对比文件的显而易见结合加公知常识"的审查意见,需深入挖掘方案特征背后的内在联系和协同效果,关键在于将方案作为整体,严格区分"单组分的已知性能"与"多组分协同产生的整体效果"。通过剖析组分间的协同关系及特定组合下产生的预料不到的技术效果,证明现有技术既无结合动机,也无法预期结果,更不属于常规调整,为专利争取授权空间。
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