Entra en vigor el nuevo sistema de ajuste del plazo de las patentes en Canadá

El 1 de enero de 2025 entró en vigor oficialmente el sistema de Ajuste del Plazo de Patentes (PTA) establecido por la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO) en virtud del Tratado Canadá-Estados Unidos-México (CUSMA). El objetivo del sistema PTA es compensar a los propietarios de patentes por demoras irrazonables en el procesamiento y concesión de sus patentes en la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (OCIP).

Para obtener una PTA, una solicitud de patente debe cumplir los siguientes requisitos:

• Fecha de solicitud a partir del 1 de diciembre de 2020
• La fecha de autorización es el 2 de diciembre de 2025 o después
• 5 años después de la presentación de la solicitud o 3 años después de solicitar el examen, lo que ocurra más tarde
• La tasa de concesión debe abonarse dentro de los 3 meses siguientes a la concesión de la patente (actualmente CAD$2.500)

Cualquier PTA se agregará al plazo de patente base de 20 años a partir de la fecha de presentación, y también se deberán pagar tarifas de mantenimiento por cualquier plazo de patente adicional extendido por una PTA.

Cálculo de PTA - "Umbral 5/3" (5 de 3): El punto de partida para el cálculo de PTA son todos los días adicionales más allá de la fecha de concesión de la patente, más allá de la última de las siguientes fechas:

• 5 años a partir de la fecha de entrada en la fase nacional canadiense para un caso basado en el PCT, 5 años a partir de la fecha de presentación canadiense para un caso no basado en el PCT, o 5 años a partir de la fecha de presentación de una solicitud divisional (es decir, la fecha en la que se presentan los documentos divisionales reales)
• O 3 años a partir de la fecha de solicitud de examen

El siguiente paso sería deducir de los días adicionales antes mencionados los días que el solicitante haya empleado en procesar la solicitud (cualquier día superpuesto a este respecto se contará solo una vez), como demoras en el pago de tarifas o en el procesamiento de formalidades de presentación, tiempos de respuesta, extensiones de tiempo, períodos de abandono, tiempo después de presentar la primera Solicitud de Examen Continuado (RCE), etc. La PTA sólo se preocupa de los retrasos atribuibles a la CIPO.

Para obtener la estrategia óptima para PTA, podemos considerar:

• Solicite un examen sustantivo cerca de la fecha límite, que es de 4 años a partir de la fecha de presentación del PCT para los casos de la fase nacional canadiense, o de 4 años a partir de la fecha de presentación canadiense para los casos que no son PCT. La base de esta estrategia es centrarse en la aplicación del punto (2) anterior al cálculo del PTA. Por lo tanto, cualquier retraso causado por el solicitante antes de solicitar el examen no es asunto de la PTA. Esta estrategia es menos adecuada para las solicitudes divisionales porque la fecha límite para solicitar un examen sustantivo para las solicitudes divisionales normalmente es solo dentro de los tres meses siguientes a la presentación de los documentos divisionales.
• Otra estrategia es considerarlo en relación con la emisión de la opinión de la tercera oficina o la presentación de una solicitud de RCE. La presentación de RCE se aplica a las siguientes situaciones:
  • En los casos en que se presentó una solicitud de examen sustantivo a partir del 3 de octubre de 2022, se ha emitido una tercera opinión de oficina o, para todos los casos, se ha abierto una nueva revisión de caso después de la autorización.
  • Dado que la emisión de la tercera opinión de la oficina (incluso si el examen se solicita antes del 3 de octubre de 2022) o la presentación de un RCE tendrán un impacto negativo significativo en el cálculo del PTA, los solicitantes deben tratar de simplificar el proceso de examen y presentar enmiendas proactivas lo antes posible para evitar la emisión de la tercera opinión de la oficina y/o la presentación de un RCE. De manera similar, incluso si se solicita un examen antes del 3 de octubre de 2022, los solicitantes deben tratar de evitar reabrir el examen después de la concesión para evitar presentar una solicitud de RCE.