美国专利适格性声明只宜作最后手段：宣誓之前，先算清它在诉讼里的代价

美国专利商标局（USPTO）允许申请人以宣誓声明的方式说明技术改进，以应对专利适格性驳回，这类文件被称为适格性声明（Subject Matter Eligibility Declaration，简称 SMED）。IPWatchdog 近期的一期讨论集中探讨了一个问题：为克服美国专利法第 101 条驳回而提交的证据，什么时候能加强申请，什么时候反而会给专利埋下跟随其整个生命周期的弱点。

对中国企业而言，这个问题的现实意义在于，软件与计算机实施类发明在美国审查中经常遇到第 101 条驳回，而 SMED 看似是一条捷径。讨论参与者的共识很明确：SMED 不应当是应对适格性驳回的首选，而应当被视为最后手段。

一、为什么是最后手段，而不是首选

SMED 的法律基础是《美国联邦法规》第 37 编第 1.132 条的宣誓声明。它可以提供证据，说明本领域技术人员如何理解所公开的发明、发明所要解决的技术问题，以及要求保护的方案具有何种意义。但提交声明本身会带来两类风险。

第一，审查员可能直接忽略这份声明，或者更糟，得出原申请公开内容存在缺陷、律师只是试图把申请时应当写进去的内容事后补进来的结论。第二，声明一旦进入审查历史，就会在日后的诉讼中被对方律师逐字解读，成为攻击专利的素材。

因此，在提交 SMED 之前，审查员会谈、基于现有说明书的论证、适当的权项修改和上诉都值得先认真考虑。判断标准应当是：这份声明是否提供了真正必要、且无法以其他方式推进案件的内容。即便答案是肯定的，声明也应当有意地写得具体而狭窄。

二、最危险的时点：在驳回出现之前就宣誓

USPTO 2026 年 9 月 29 日的指引明确把“在首次实质审查意见之前提交”列为申请人可以考虑的重要选项，理由是早期提交可以避免后续程序复杂性，并让审查员在最初的适格性评估中一并考虑。但讨论参与者对此持批评态度。

在审查员尚未提出任何适格性理论之前，就以宣誓方式解释一个被感知到的适格性问题，等于主动标示出一个可能根本不会成为问题点的弱点。早期提交在法律上不必然构成权利要求不适格的承认，但在诉讼中，对方律师完全有动机把这段记录作对专利权人不利的解读。程序上被允许提前提交，不等于策略上应当提前提交。讨论中甚至直言，很难想到申请人有什么理由在审查员作出适格性驳回之前就提交 SMED。

三、最微妙的边界：解释公开内容，还是补足公开缺失

SMED 面临的最精细问题，是区分“解释已经充分公开的发明”与“试图补足申请时应当公开却没有公开的内容”。声明可以解释本领域技术人员如何理解已有的技术教导，包括这些教导为何构成改进，但它不能事后修复原本不充分的公开。

说明书不一定非要用“改进”这个词来宣告技术效果，但支撑公开必须本身已经充分。这个区分在实践中极易处理失当：律师以为声明只是在阐明已有的内容，审查员却可能把它读成引入缺失主题的努力。结果是，申请人不仅没有克服第 101 条驳回，还在记录中留下关于公开充分性的不利陈述，进而引出第 112 条的问题。更麻烦的是，审查员对说明书的误解可能借由声明被固定下来，成为后续程序中的既定记录。

这里的关键并不在于事后准备的证据自动构成新事项，而在于它究竟是在解释原公开内容和相关事实，还是在替代一份申请时就应当完整提交的公开内容。意在澄清技术改进的措辞，完全可能被读成承认该改进原本并不存在。

四、谁来签署，同样是一个策略决定

讨论还涉及签署人的选择。发明人对技术有最直接的了解，但其证言常常因利害关系而受到质疑，尤其是在缺乏佐证的情况下。独立专家的证言可以缓解这一问题，但独立性需要成本，而且并不能消除宣誓证言本身的风险。

不对称性值得注意：有利的陈述可能被贬为利害关系人的自说自话，而不利的陈述却会作为承认一直留存。在决定由谁签署、声明写什么之前，专利权人应当理解这种可能性，而不是在诉讼中才第一次意识到。

五、对中国企业的参考

第一，答复第 101 条驳回时，先排一个先后顺序：会谈、说明书内论证、权项修改、上诉，最后才是 SMED。把 SMED 当作常规动作，会让每一件申请都多一段可被攻击的审查历史。

第二，不要在驳回出现之前提前提交。USPTO 指引中的提前选项是程序便利，不是策略建议。对尚未被质疑的权利要求提前宣誓，收益不确定，记录成本却是确定的。

第三，如果确需提交，应当按诉讼标准准备。声明的每一句实质性陈述都要能在原说明书中找到支撑，并与权利要求直接对应；同时要为这份工作留出足够的预算，仓促写就的结论性声明既难说服审查员，也容易在诉讼中反噬。

第四，签署人的选择要与客户共同决定。发明人签署还是专家签署，各有利弊，应当在提交前由专利权人知情并参与决定，而不是由代理人单方面定下。

结语

SMED 在疑难案件中可以有一席之地，但讨论给出的建议是谨慎，而非热情推广。把它当作最后手段，理解自己正在创造的“证人”和记录，并为这份工作提供相匹配的投入，目标是在不制造可避免弱点的前提下获得真正有商业价值的保护。对出海企业来说，这个判断应当在宣誓之前完成，而不是等到诉讼中才开始。