美国授权后程序中的禁反言：IPR 与单方再审查并行时，时间点决定一切

本文梳理了美国授权后程序近 18 个月的一轮剧烈变化，并聚焦于一个实务上极易踩错的问题：在针对同一专利同时提起双方复审（inter partes review，IPR）与单方再审查（ex parte reexamination，EPR）时，专利法第 315 条第（e）款第（1）项规定的禁反言（estoppel）究竟在何时、以何种方式发生效力。文章同时分析了美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）2026 年 7 月公布的一项拟议规则，该规则拟终结 EPR 的匿名提交，要求请求人向局方披露身份。

对中国企业而言，这一议题并非遥远的美国诉讼技术细节。越来越多中国企业在美国拥有专利，也越来越多中国企业在美国市场遭遇专利挑战或主动挑战他人专利。授权后程序是美国专利有效性攻防的主战场，而 IPR 与 EPR 的选择、并行安排与时间点，常常直接决定一次挑战能否走完、一次和解谈判手里有多少筹码。理解禁反言的触发时点，就是理解这套程序的行动窗口。

一、授权后程序的格局已经变了：IPR 骤降，EPR 成为主流通道

要理解禁反言问题，先要看清程序格局的变化。自 2025 年 3 月起，USPTO 对 IPR 与授权后复审（post-grant review，PGR）的立案决定权进行了根本性调整。

• 2025 年 3 月的分流机制：时任 USPTO 代理局长 Coke Morgan Stewart 发布备忘录，建立了分流程序，由局长在至少三名专利审判与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）法官的协商下，先行决定是否行使自由裁量权拒绝立案。只有局长决定不拒绝立案后，案件才进入 PTAB 进行实质审理。此前，立案权通常由三名行政专利法官组成的合议庭行使。
• 2025 年 10 月的权力集中：新任局长 John Squires 上任后结束了分流程序，并于 2025 年 10 月发布备忘录，正式取消 PTAB 对 IPR 与 PGR 的立案授权，将立案决定权完全收归局长。局长在考量传统自由裁量因素（如平行程序的时间安排）的同时，还新增考量专利权人的既定预期（专利年龄）、请求人的迟延提交以及被控侵权产品的美国制造情况等因素。作出决定后，局长仅发布简要通知，不再由合议庭发布详细说理的立案决定。
• 法律依据：USPTO 在随附的公开信与拟议规则制定通知（Notice of Proposed Rulemaking，NPRM）中指出，美国专利法第 314 条第（a）款规定，局长只有在认定请求人就至少一项被挑战权利要求有合理胜诉可能时，方可批准启动 IPR；第 314 条第（b）款规定立案决定由局长作出；第 316 条第（a）款则赋予 USPTO 制定授权后程序规则的广泛权力，包括规制 IPR 与其他程序（包括平行地方法院诉讼与 EPR）之间的关系。

政策收紧的直接后果体现在数据上。2026 年第一季度，IPR 请求量同比下降 64%，降至 131 件的历史低点；第二季度进一步降至 57 件，创季度新低。与此同时，EPR 请求量在第二季度达到 336 件，创季度新高。政策变化前，IPR 占授权后程序申请量的 73%，EPR 仅占 24%；2026 年上半年，这一比例几乎完全倒置，EPR 占到 75%。

这一倒置的意义在于，EPR 已从过去的辅助通道变为挑战者手中的主要工具。而 EPR 与 IPR 在程序结构上的一个根本差异，正是禁反言问题的来源。

二、禁反言规则本身：法条怎么说

美国专利法第 315 条第（e）款第（1）项规定，IPR 请求人或其实质利益方（real party in interest，RPI），在 IPR 作出最终书面决定后，不得就该权利要求，基于其在 IPR 中已经提出或合理可以提出的任何理由，向局方请求或维持任何程序。

立法意图是明确的：防止专利权人就同一权利要求反复遭受挑战，保障专利权的安宁（quiet title），使权利人能够持续吸引投资并将产品推向市场。参议院在《美国发明法案》（America Invents Act，AIA）通过前后均表达过类似担忧，即无限制的挑战会削弱发明人吸引资本的能力。

但法条留下一个关键的解释问题：第 315 条第（e）款第（1）项中的“维持程序”（maintain a proceeding），是否涵盖已经启动、正在由局方推进的 EPR？换言之，IPR 的最终书面决定作出后，是否应当终止一件已经立案的平行 EPR？两起案件给出了看似相反、实则以立案时点为界的答案。

三、两起案件划出的时间线：立案前与立案后，结局完全不同

第一起案件：In re Gesture Technology Partners。 Unified Patents 先提起 IPR，随后其一名成员以不同实体的名义针对同一专利提交了 EPR。在 IPR 进行期间，该 EPR 请求获得立案。IPR 最终以最终书面决定宣告 Gesture 的大部分权利要求无效；EPR 随后作出决定，宣告 Gesture 剩余的全部权利要求无效。

Gesture 上诉主张，既然后续 EPR 由 Unified Patents 的成员提交，该成员属于实质利益方，第 315 条第（e）款第（1）项应当禁止其就同一权利要求“维持”局方程序，USPTO 本应在 IPR 最终书面决定作出后终止 EPR。联邦巡回上诉法院（Federal Circuit）没有采纳这一主张。法院指出，EPR 请求人在 EPR 立案后即不再参与程序，其参与止于提交请求与选择性的答复；请求人是“请求”再审查，但并不“维持”程序，维持程序的是专利局本身。因此，第 315 条第（e）款第（1）项的禁反言规定不适用于专利局正在进行的单方再审查程序，EPR 一经启动便没有法定依据可以终止。

第二起案件：HID v. CPC Patent Technologies。 USPTO 在该案中澄清了相反的情形：如果 IPR 最终书面决定在 EPR 提交之后、但在 EPR 立案之前作出，则第 315 条第（e）款第（1）项的禁反言确实导致 EPR 受阻。需要注意的程序背景是，USPTO 自 EPR 请求提交之日起有三个月时间，依据是否存在实质性新专利性问题（substantial new question of patentability，SNQP）作出立案决定；目前 EPR 的立案率约为 95%。

两案合在一起，规则变得非常清晰，可以归纳为一条时间线：

• EPR 已提交但尚未立案，IPR 最终书面决定先到：禁反言生效，EPR 无法继续。
• EPR 已经立案，IPR 最终书面决定后到：禁反言不终止 EPR，再审查继续进行直至结论。
• EPR 尚未提交，IPR 最终书面决定已作出：禁反言禁止请求人或其实质利益方再就同一权利要求提交新的 EPR。

对挑战者而言，这意味着仅仅提交 EPR 请求是不够的，必须在 PTAB 作出最终书面决定之前同时完成提交与立案两个步骤。对专利权人而言，这意味着熬到 IPR 最终书面决定并不必然终结所有平行挑战，已经立案的 EPR 仍可能继续并宣告剩余权利要求无效。

四、拟议中的新规则：EPR 匿名提交可能终结

EPR 向主流通道的迁移，也引发了 USPTO 对 EPR 匿名性的重新审视。2026 年 7 月，USPTO 公布另一项拟议规则制定通知，拟要求 EPR 请求人向局方披露身份，从而终结匿名 EPR 提交。

现行制度下，EPR 请求可以通过注册执业人员匿名提交。美国专利法第 302 条规定，任何人均可在任何时间请求局方进行再审查；第 301 条第（e）款允许引证现有技术的人请求将其身份排除在专利卷宗之外并保密；37 CFR 1.501(d) 进一步规定，请求保密身份的提交文件必须匿名提交，不得带有任何身份标识。匿名性的保护范围甚至延伸至 USPTO 本身，即局方也不知道请求人是谁。

这种匿名性与禁反言的执行存在内在冲突。IPR 请求人必须披露全部实质利益方，而 EPR 请求人则不必；如果局方不知道 EPR 背后的真实请求人是谁，就无法判断第 315 条第（e）款第（1）项的禁反言是否适用于该 EPR。自 2012 年以来，每一位 EPR 请求人都被要求自我证明其不受第 315 条第（e）款禁反言的约束，该证明受局方真实性与不当目的义务的约束，虚假陈述可能承担刑事责任。但自我证明终究依赖请求人的自觉，无法替代局方的核查。

拟议规则的折中方案是：请求人的身份仍可对公众和专利权人保密，但不得对局方保密。也就是说，专利权人与公众仍然不知道 EPR 背后是谁，但 USPTO 自己会知道。这一设计试图在透明度与保密需求之间取得平衡。

业界对此的评论多数持批评态度。知识产权所有者协会（Intellectual Property Owners Association，IPO）指出，拟议规则的适用范围过于宽泛，它适用于全部 EPR，而不论是否存在平行 IPR；根据 2026 年 USPTO 的数据，只有小比例的 EPR 请求涉及此前曾被 IPR 挑战过的专利，因此更有针对性的披露触发机制才符合局方所针对的禁反言关切。USPTO 也承认，此前要求披露全部实质利益方的尝试曾因“寒蝉效应”的担忧而搁置：第三方 EPR 请求人的匿名性有助于避免报复性诉讼、保护商业计划，并在交易对手是竞争者、客户、供应商、许可伙伴或行业合作者时避免经济上的不利后果。

此外，规则的执行本身也存在难度。“实质利益方”并非美国专利法所定义的术语，而是联邦巡回上诉法院作为普通法概念加以对待的概念。正如 IPO 所指出的，确认全部实质利益方可能需要对公司关联关系、供应商与客户关系、赔偿义务等进行事实密集型分析，在某些案件中可能负担沉重。

另有评论对信息泄露风险表示担忧：如果 USPTO 掌握了请求人身份，该身份有可能在回应传票或根据《信息自由法》（Freedom of Information Act，FOIA）提出的信息请求时被披露，从而产生寒蝉效应。这一风险尚未在拟议规则中得到完全解答。

五、实务要点：挑战者与专利权人各自应当如何行动

综合上述规则与案件，Baker Botts 文章提出了若干实务建议，值得在美国有专利布局或面临专利挑战的企业系统梳理。

对挑战者而言，时间安排是第一位的。

• 在规划并行 IPR 与 EPR 时，应当尽早评估两条轨道的终点与时间差，尤其要确保 EPR 不仅已经提交，而且已经获得立案，然后 PTAB 才作出最终书面决定。
• 不要误以为提交 EPR 就锁定了平行程序的权利。HID 案已经澄清，提交本身不足以对抗其后作出的 IPR 最终书面决定。
• 在拟议规则通过之前，EPR 的匿名性仍然存在；但如果规则最终通过，请求人必须在提交 EPR 之前就完成实质利益方的确认工作，这项工作可能耗时且涉及复杂的关联关系分析，应当提前启动，而非在提交截止日前仓促处理。

对专利权人而言，最终书面决定不是终点，而是谈判筹码的分水岭。

• 坚持走到 IPR 最终书面决定，可以获得更强的禁反言保护：最终书面决定作出后，新的 EPR 请求以及已经提交但尚未立案的 EPR 请求均会被禁反言阻却。
• 但已经立案的 EPR 不受影响，存活下来的权利要求仍可能在再审查中被重新审查。因此，专利权人在评估风险时，不能把 IPR 胜诉等同于全部挑战的终结。
• 在和解时机的选择上，双方都应当重新评估：如果挑战者在 IPR 最终书面决定作出前和解，其未来仍保留提交 EPR 的选项；最佳做法是在和解协议中妥善处理，避免被挑战专利在未来反复成为争议对象。

对拟议规则的应对，应当提前准备而非等待最终规则。

• 经常使用 EPR 的企业，应当梳理自身作为请求人时的实质利益方认定流程，明确由谁负责确认关联方、客户与供应商关系以及赔偿安排。
• 依赖匿名性保护商业计划或避免报复性诉讼的企业，应当评估一旦身份须向局方披露（即使不对公众披露），可能带来的传票与信息公开风险，并在提交策略中预留应对空间。

六、对中国企业的参考

美国授权后程序的这些变化，对中国企业的启示可以归纳为以下几点。

• 在美国有专利，就要把 IPR 与 EPR 当作同一张风险地图来管理。不要只关注自己是否会成为 IPR 的被请求人，也要关注竞争者是否可能在 IPR 之外另行启动 EPR。两种程序的时间线相互咬合，一方的终点可能是另一方的起点。
• 作为挑战者时，EPR 不再是“备胎”，而是需要精确排期的主通道。如果同时推进 IPR 与 EPR，务必在 IPR 最终书面决定作出前完成 EPR 的立案，而非仅仅完成提交。立案率虽高达约 95%，但三个月的立案窗口本身就是风险敞口，拖延提交等于把主动权交给时间表。
• 作为专利权人时，不要把 IPR 最终书面决定误读为全面胜利。已经立案的 EPR 会继续走完，剩余权利要求仍有被宣告无效的可能。和解谈判中，最终书面决定前后的筹码分布完全不同，时机的选择本身就是策略的一部分。
• 匿名 EPR 的窗口可能正在收窄。目前仍可通过注册执业人员匿名提交 EPR，但 2026 年 7 月的拟议规则一旦通过，请求人身份须向局方披露。依赖匿名性行事的企业应当提前梳理实质利益方，避免在规则生效后因认定工作仓促而错失提交时机。
• 实质利益方的认定应当成为合规流程的一部分。无论是作为 IPR 请求人还是未来的 EPR 请求人，关联公司、客户、供应商与赔偿安排都可能影响实质利益方的范围。提前建立认定清单，比在提交前临时拼凑要稳妥得多。
• 在美国布局专利时，应当把授权后程序的成本与时间纳入预算与风险评估。IPR 请求量骤降并不意味着挑战减少，而是挑战转移到了 EPR。预算、时间表与和解策略都应当按 EPR 成为主流通道的现实来调整，而非沿用过去以 IPR 为中心的假设。

结语

美国授权后程序的这轮变化，核心逻辑并不复杂：局方收紧了 IPR 的立案口子，挑战随之流向 EPR；而 EPR 与 IPR 并行时，禁反言的效力不取决于谁先提交，而取决于 EPR 是否已经立案。时间点上的几个月之差，可能决定一件专利的剩余权利要求能否继续存活，也可能决定一次和解谈判中谁手里握有主动权。

对出海企业而言，理解这条时间线，比单纯知道 IPR 数量下降或 EPR 数量上升更为重要。程序选择从来不是孤立的，每一次提交、每一次立案、每一次和解时机的选择，都会在另一条轨道上产生回响。提前把两条轨道的时间表放在同一张图上核对，是避免在授权后程序中被动挨打的最直接办法。