欧盟商标驳回后仍可撤回转化:大上诉委员会给申请人的新退路

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欧盟商标申请被驳回之后,是否还有办法保住在部分成员国的权利?欧盟知识产权局大上诉委员会的最新理由意见给出了肯定答案:只要在上诉期届满、驳回决定生效之前撤回申请,就可以请求转化为成员国申请,无须先提起上诉。这一结论改变了欧盟知识产权局长期以来的实务做法,对出海欧洲的中国企业是一条值得记下的新退路。

对申请人来说,核心变化只有一句话:驳回决定尚未生效,就不产生法律效力,转化也就不受驳回决定的限制。

一、转化是什么:欧盟商标受阻时的成员国退路

转化是《欧盟商标条例》规定的一项制度:当欧盟商标申请或注册因某些成员国存在的问题而无法在整个欧盟获准注册时,申请人可以请求将其转化为个别成员国的国家申请,从而在没有障碍的成员国继续寻求保护。

转化规则载于《欧盟商标条例》第 139 条,其中第 139 条第 2 款(b)项规定,在根据欧盟知识产权局或国家法院的决定、对欧盟商标申请或注册存在驳回注册理由或撤销、无效理由的成员国,不得进行转化。长期以来,欧盟知识产权局依据这一条,对驳回后的转化请求持否定态度,申请人的常规路径是先上诉、再撤回、再转化,成本与程序负担都不轻。

二、Nightwatch案:第四上诉委员会先开了口子

转折始于 Nightwatch 案(案件号 R 1241/2020-4)。第四上诉委员会裁定,只要欧盟商标申请在驳回决定生效之前(即上诉期届满之前)被撤回,欧盟知识产权局就必须允许转化。这一裁定与欧盟知识产权局的长期实务及其《商标指南》相矛盾。

欧盟知识产权局执行局长随后将案件提交大上诉委员会,请求就法律确定性与一致性问题出具理由意见。此前,大上诉委员会在 2006 年的 Optima 案(案件号 R 331/2006-G)中曾裁定,欧盟商标申请可以在上诉期内撤回,但驳回决定仍应“留在案卷中”,并可能对申请商标产生“可能的效力”。执行局长的提交,正是要澄清这一旧口径在现行规则下是否仍然成立。

大上诉委员会需要回答的核心问题是:《欧盟商标条例》第 139 条第 2 款(b)项中的“局的决定”一语,是否包括上诉期内未提起上诉(《欧盟商标条例》第 66 条规定的上诉程序)且申请已被撤回的决定;以及如果申请人在撤回之前已经提起上诉,情形是否有所不同。包括 APRAM、ECTA、INTA、MARQUES 以及比荷卢知识产权局在内的多家协会与机构提交了书面意见,总体上支持第四上诉委员会在 Nightwatch 案中的立场。

三、大上诉委员会的理由意见:未生效的决定没有法律效力

大上诉委员会在理由意见(案件号 R 0497/2024-G)中确认:在非终局决定作出后撤回欧盟商标申请、随后提交的转化请求,不得依据《欧盟商标条例》第 139 条第 2 款(b)项被拒绝,因为该项禁令只适用于终局决定。

理由的关键在于“终局”的界定:只有在无人提起上诉的情况下,决定才成为终局决定。如果申请在上诉期届满之前被撤回,该决定即归于无效,不产生法律效力,仅作为记录保留在欧盟知识产权局数据库中。大上诉委员会还援引了欧盟法院的判例法:如果在欧盟知识产权局与上诉委员会的决定成为终局之前撤回不使用撤销诉讼,这些决定同样依据《欧盟商标条例》第 66 条第 1 款与第 71 条第 3 款归于无效。

因此,申请人自愿撤回申请后,第 139 条第 2 款(b)项不再适用,程序归于无效,决定本身缺乏效力,而且无须先提起上诉,因为决定的效力在成为终局之前始终处于悬置状态,无论是在上诉委员会阶段还是欧盟普通法院阶段。最后,大上诉委员会确认,对被驳回的欧盟商标申请请求转化,并不是规避第 139 条第 2 款(b)项的做法,因为欧盟商标制度与成员国商标制度是互补关系,而非上下级关系。

四、对中国企业的参考

这一理由意见对欧盟商标申请人的实务影响主要体现在三点:

  • 驳回后先算转化账,再决定是否上诉:收到驳回决定后,申请人可以在上诉期内撤回申请并请求转化,无须先提起上诉并支付上诉费用,转化路径更快、成本更低。
  • 临时驳回的答复可以更从容:过去,收到基于绝对理由的临时驳回后,申请人面临两难:答复有被确认驳回的风险,一旦确认驳回,撤回转化就不再是选项,除非先上诉。现在,申请人可以自由答复临时驳回,即便欧盟知识产权局最终确认驳回,撤回与转化仍然可行。
  • 异议败诉也有退路:在异议程序中,如果申请人败诉且决定不上诉,例如混淆仅存在于某一个成员国,申请人将有两个月时间撤回申请并在所有欧盟成员国请求转化,包括欧盟知识产权局认定存在混淆的那个成员国。

结语

大上诉委员会的理由意见把欧盟商标驳回后的转化规则说清楚了:决定生效之前撤回,驳回就不产生法律效力,转化就不受限制。对中国企业而言,欧盟商标申请遇到驳回时,不必再把上诉当作转化的前置条件,合理规划撤回与转化的时间点,往往能以更低的成本保住在关键成员国的权利。

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