Kanadas neues Patentlaufzeitanpassungssystem tritt in Kraft

Am 1. Januar 2025 trat das vom Canadian Intellectual Property Office (CIPO) im Rahmen des Kanada-USA-Mexiko-Abkommens (CUSMA) eingerichtete System zur Patentlaufzeitanpassung (PTA) offiziell in Kraft. Der Zweck des PTA-Systems besteht darin, Patentinhaber für unangemessene Verzögerungen bei der Bearbeitung und Erteilung ihrer Patente beim Canadian Intellectual Property Office (CIPO) zu entschädigen.

Um ein PTA zu erhalten, muss eine Patentanmeldung die folgenden Anforderungen erfüllen:

• Bewerbungstermin ab 1. Dezember 2020
• Das Autorisierungsdatum liegt am oder nach dem 2. Dezember 2025
• 5 Jahre nach Einreichung der Anmeldung oder 3 Jahre nach Prüfungsantrag, je nachdem, welches Datum später liegt
• Die Erteilungsgebühr muss innerhalb von 3 Monaten nach der Patenterteilung bezahlt werden (derzeit 2.500 CAD)

Jede PTA wird zu der Basispatentlaufzeit von 20 Jahren ab dem Anmeldetag hinzugefügt. Für jede durch eine PTA verlängerte zusätzliche Patentlaufzeit fallen ebenfalls Aufrechterhaltungsgebühren an.

PTA-Berechnung - „5/3-Schwelle“ (5 von 3): Ausgangspunkt für die PTA-Berechnung sind alle zusätzlichen Tage nach dem Patenterteilungsdatum, und zwar über den späteren der folgenden Tage hinaus:

• 5 Jahre ab dem Tag des Eintritts in die kanadische nationale Phase bei einem PCT-basierten Fall, 5 Jahre ab dem kanadischen Anmeldetag bei einem Nicht-PCT-Fall oder 5 Jahre ab dem Anmeldetag einer Teilanmeldung (d. h. dem Tag, an dem die eigentlichen Teilungsdokumente eingereicht werden)
• Oder 3 Jahre ab dem Datum des Prüfungsantrags

Im nächsten Schritt werden von den oben genannten zusätzlichen Tagen alle Tage abgezogen, die der Antragsteller für die Bearbeitung des Antrags benötigt hat (alle sich in dieser Hinsicht überschneidenden Tage werden nur einmal gezählt), wie z. B. Verzögerungen bei der Zahlung von Gebühren oder der Bearbeitung von Anmeldeformalitäten, Antwortzeiten, Fristverlängerungen, Wartezeiten, die Zeit nach Einreichung des ersten Antrags auf Weiterprüfung (RCE) usw. Die PTA befasst sich nur mit Verzögerungen, die auf das CIPO zurückzuführen sind.

Um die optimale Strategie für PTA zu erhalten, können wir Folgendes berücksichtigen:

• Beantragen Sie die Sachprüfung kurz vor Ablauf der Frist. Diese beträgt bei kanadischen Fällen der nationalen Phase 4 Jahre nach dem PCT-Anmeldedatum bzw. bei Nicht-PCT-Fällen 4 Jahre nach dem kanadischen Anmeldedatum. Grundlage dieser Strategie ist, sich auf die Anwendung des oben genannten Punktes (2) auf die PTA-Berechnung zu konzentrieren. Eine etwaige Verzögerung, die der Antragsteller verursacht, bevor er eine Prüfung beantragt, ist für die PTA daher nicht von Belang. Für Teilanmeldungen ist diese Strategie weniger geeignet, da die Frist für die Beantragung einer Sachprüfung bei Teilanmeldungen in der Regel nur drei Monate nach Einreichung der Teilanmeldungsunterlagen beträgt.
• Eine andere Strategie besteht darin, es im Zusammenhang mit der Herausgabe der Stellungnahme des dritten Amtes oder der Einreichung eines RCE-Antrags zu berücksichtigen. Die Übermittlung von RCE gilt für die folgenden Situationen:
  • In Fällen, in denen am oder nach dem 3. Oktober 2022 ein Antrag auf Sachprüfung gestellt wurde, wurde eine Stellungnahme des dritten Amtes herausgegeben oder in allen Fällen nach der Genehmigung eine neue Fallprüfung eingeleitet.
  • Da die Veröffentlichung der Stellungnahme des dritten Amtes (auch wenn die Prüfung vor dem 3. Oktober 2022 beantragt wird) oder die Einreichung eines RCE erhebliche negative Auswirkungen auf die PTA-Berechnung haben wird, sollten Antragsteller versuchen, den Prüfungsprozess zu vereinfachen und proaktive Änderungen so früh wie möglich einzureichen, um die Veröffentlichung der Stellungnahme des dritten Amtes und/oder die Einreichung eines RCE zu vermeiden. Auch wenn eine Prüfung vor dem 3. Oktober 2022 beantragt wird, sollten Antragsteller versuchen, eine Wiederaufnahme der Prüfung nach der Erteilung zu vermeiden, um die Einreichung eines RCE-Antrags zu vermeiden.