美国商标使用证据被驳回：两类驳回理由与四种补救路径

美国专利商标局（USPTO）审查员驳回服务商标使用证据，理由归纳起来只有两类：一是证据未能证明商标在商业中的使用，二是标识未能发挥服务商标的作用。两类驳回的法律依据不同，应对方法也不同。本篇根据《商标审查程序手册》（Trademark Manual of Examining Procedure，TMEP）第 1301.04(g) 节、第 1301.04(j) 节以及相关条款，说明两类驳回理由的构成、审查员可以考虑的证据，以及申请人可用的四种补救路径。

一、第一类驳回：未能证明商标在商业中的使用

TMEP 第 1301.04(g)(i) 节规定，商标法第 1 条与第 45 条（15 U.S.C. §§1051，1127）是驳回不符合合格服务商标使用证据要求的证据的法律依据。此类证据不合格，是因为其没有显示商标在商业中的使用。例如，证据上没有出现商标，或者证据显示商标用于商品而非所列服务，审查员必须以未能证明服务商标在商业中使用为由驳回证据。

申请人收到此类驳回后，可以采取的回应方式包括提交合格的替代证据，或者在适当情形下把申请修改为意向使用基础。关于把申请基础从第 1(a) 条修改为第 1(b) 条的规定，适用 TMEP 第 806.03(c) 节；关于替代证据的要求，适用 TMEP 第 904.07 节。在某些情形下，申请人也可以通过说明原证据的性质或者解释原证据的内容，来证明原证据的可接受性。

审查员在审查此类驳回时，可以考虑记录在案的以下事实与证据。第一，知情人提供的声明，对商标如何在广告或者提供服务中使用，或者服务如何广告或者提供，作出足够详细的说明。第二，对在案证据的澄清，例如说明证据的性质、内容或者使用语境，此种说明无需以声明形式验证。第三，有关行业惯例的证据，例如声明或者行业相关刊物，说明在广告中如何推广商标与服务，或者服务如何提供。第四，补充背景材料，例如申请人网站后续页面的打印件，或者可以访问、提供与体验服务的电子设备的后续截图，此类材料一般无需以声明形式验证。第五，对商标规则第 2.61(b) 条（37 C.F.R. §2.61(b)）信息要求的答复。

如果在案证据、证据描述、申请人的回应与说明，以及申请人提供的其他证据均不足以说服审查员，在申请已具备作出终局决定的其他条件时，必须发出终局驳回。相关依据为 37 C.F.R. §2.63(b) 与 TMEP 第 714.03 节。实践中，申请人应当在首次答复时尽可能完整地提交说明与佐证材料，避免把关键证据留到终局驳回之后。

二、第二类驳回：标识未能发挥服务商标的作用

TMEP 第 1301.04(g)(ii) 节规定，证据可能显示商标的用途不是所列服务的服务商标。例如，证据可能显示商标仅作为商号使用，仅作为可下载或者已录制的计算机软件程序或者应用的名称，仅作为某种方法、流程或者体系的名称，或者仅作为信息内容或者装饰内容使用。相关依据见 TMEP 第 1202.01 节、第 1202.03 节至第 1202.04 节、第 1301.02(a) 节、第 1301.02(e) 节与第 1301.02(f) 节。在此类情形下，商标不能发挥识别与区分申请人服务并指示服务来源的作用，因而应当发出未能发挥商标作用的驳回。

主簿与副簿的法律依据不同。对于寻求在主簿注册的商标，未能发挥商标作用的驳回依据为商标法第 1 条、第 2 条、第 3 条与第 45 条（15 U.S.C. §§1051–1053，1127）。对于寻求在副簿注册的商标，该驳回的法律依据为商标法第 23 条与第 45 条（15 U.S.C. §§1091，1127）。但如果标识既指向某种方法或者流程，又指向所列服务，并且存在必要的商标与服务关联，则不应发出未能发挥商标作用的驳回。相关讨论见 TMEP 第 1301.02(e) 节与第 1301.04(j) 节实例 21（LEADING EDGE TONERS）。

两类申请的程序处理有所不同。在意向使用申请中，除非图样与商标描述本身足以认定未能发挥商标作用而无需考虑证据，一般不会在申请人提交使用证据之前发出此类驳回。也就是说，在申请人提交使用修正或者使用声明附带证据之前，审查员通常不会以未能发挥商标作用为由驳回申请。但是，如果审查员预计在申请人提交使用证据后将以标识不能发挥商标作用为由驳回，可以在第一次审查意见中提请申请人注意该潜在驳回理由，此举纯属礼貌性质。如果在提交使用声明之前未向申请人提供该信息，USPTO 并不因此丧失在此基础上驳回注册的权利。

在第 44 条申请与第 66(a) 条申请中，由于注册前不要求提交使用证据，审查员可以在图样显示的标识与描述本身反映未能发挥商标作用时，发出未能发挥商标作用的驳回。TTAB 在 In re AC Webconnecting Holding B.V. 案中认定，根据第 44(e) 条提交的注册申请，同样须满足申请商标发挥商标作用的要求。TTAB 在 In re Right-On Co. 案中确认并维持了第 66(a) 条申请中的装饰性驳回。

三、补救路径一：提交替代证据

提交合格的替代证据，是最直接的补救路径。关于替代证据的规定，适用 37 C.F.R. §2.59 与 TMEP 第 904.05 节，以及第 904.07 节至第 904.07(b)(i) 节。替代证据必须符合提交时的现行证据规则。2020 年 2 月 15 日当日或者之后提交的证据与替代证据，必须符合现行证据规则，包括网页证据附网址与访问或者打印日期的要求。

TMEP 所附实例中有两起原证据被驳回、替代证据获接受的情形。实例 2（PARSE）中，原证据是 Parse 软件购买与下载页面，审查员认定其显示商标用于软件商品而非平台即服务，予以驳回。申请人提交的替代证据是广告计算机服务的网站页面，页面文字说明“面向开发者的移动应用平台”以及“为营销应用在数分钟内添加强大可扩展的后端”，并附有“管理应用”按钮，审查员认定替代证据合格。实例 9（GOVHUB）中，原证据是政府门户网站截图，未提及所列的在线论坛服务，因而被驳回。替代证据是同一网站的登录页，显示“登录 GovHub”与正在进行的讨论主题，审查员认定替代证据合格。

替代证据的准备要点有三。第一，替代证据应当直接回应驳回理由，例如原证据未提及服务，则替代证据应当包含对服务的明确文字表述。第二，替代证据应当显示商标在提供或者广告服务中的使用，而非仅显示商标本身。第三，替代证据应当与申请书列明的服务一致，避免因服务表述问题再次被驳回。

四、补救路径二：改回意向使用基础

如果申请人在驳回发出时尚未实际使用商标，或者现有证据无法证明使用，申请人可以把申请基础从使用基础第 1(a) 条修改为意向使用基础第 1(b) 条。关于修改申请基础的规定，适用 TMEP 第 806.03(c) 节。改回意向使用基础后，申请人可以在商标获得核准通知后，在规定期限内提交使用声明并附上合格的使用证据。这一路径的实质是以时间换取证据准备空间，适用于服务尚未实际投入商业使用，或者现有证据存在瑕疵但服务即将投入使用的情形。

需要注意的是，改回意向使用基础并不能解决标识本身不能发挥商标作用的问题。如果标识仅作为商号、软件名称、方法名称或者信息内容使用，即使改为意向使用基础，审查员在申请人提交使用证据后仍可能以未能发挥商标作用为由驳回申请。因此，申请人在选择这一路径之前，应当首先判断驳回属于第一类还是第二类。如果属于第二类，应当优先调整标识的使用方式或者服务表述，而非单纯争取时间。

五、补救路径三：书面说明澄清

并非所有证据驳回都需要提交新证据。在某些情形下，申请人可以通过书面说明原证据的性质与内容，来证明原证据的可接受性。TMEP 明确指出，审查员可以考虑申请人对证据性质、内容或者使用语境的澄清，此种说明无需以声明形式验证。

TTAB 在 In re Metriplex, Inc. 案中，正是部分基于申请人的说明认定证据合格。申请人说明证据显示了商标在提供数据传输服务过程中出现在计算机终端上的情形，审查员接受了该说明。反之，申请人的说明如果不能证明消费者会认为申请人在提供或者广告所列服务，则不足以克服驳回。TTAB 在 2024 年 In re Weiss 案中认定，申请人关于其参加“亚马逊联盟”计划并通过亚马逊联盟商店提供产品推荐或者转介服务的说明，不能证明消费者会认为申请人在其网站上提供在线零售店服务，而非转介服务。

书面说明的要点是站在消费者的角度，解释消费者如何从证据中感知服务。有效的说明应当包括以下内容：证据是什么，例如登录屏、标题屏、网页截图或者广告；商标在证据中出现的位置与方式；消费者如何通过该证据获得或者体验服务；本行业通常如何使用商标，例如登录屏是访问在线服务的通用方式。申请人还可以说明本行业在提供此类服务时使用商标的惯例，以及申请人的使用方式如何符合该惯例。

六、补救路径四：声明与行业证据佐证

当书面说明本身不足以说服审查员时，申请人可以提交声明与行业证据作为佐证。审查员可以考虑的佐证材料包括以下几类。第一，知情人声明，对商标如何在广告或者提供服务中使用，或者服务如何广告或者提供，作出足够详细的说明。此类声明应当由对事实有第一手了解的人作出。第二，有关行业惯例的证据，例如行业相关刊物，说明在广告中如何推广商标与服务，或者服务如何提供。第三，补充背景材料，例如申请人网站后续页面的打印件，或者可以访问、提供与体验服务的电子设备的后续截图。此类材料一般无需以声明形式验证。第四，对审查员根据 37 C.F.R. §2.61(b) 提出的信息要求的答复。

声明与行业证据的作用，在于把申请人对证据的主张置于可验证的事实与行业语境之中。例如，在线服务的申请人可以通过声明说明登录屏是本行业访问在线服务的通用方式，并附上行业刊物或者同业网站的佐证。审查员在判断证据时，应当综合考虑证据本身、申请人的说明，以及记录中的其他信息。

七、两个不合格实例的教训

TMEP 第 1301.04(j) 节收录了两个不合格服务商标使用证据的实例，值得申请人对照自查。

实例 20（IObit）。 申请人的服务包括第 42 类计算机编程、软件设计、网站托管、软件安装与维护等。证据是申请人网站的截图，页面文字写道：“我们对所有客户的真诚承诺是，继续提供创新系统工具，既简单易用又功能强大”，以及“我们追求成为互联网上顶级工具生产商与 Windows 系统服务提供商之一的真正雄心”。TTAB 认定，上述表述含糊不清，未能充分提及所列服务。页面中“在线服务”的提法，无法判断是指一项独立服务，还是免费软件商品的一部分。成为顶级工具生产商与 Windows 系统服务提供商的表述，也不足以表明申请人是所列服务的提供者。教训是，网页上的宣传性文字如果过于笼统，不能替代对服务本身的具体表述。

实例 21（LEADING EDGE TONERS）。 申请人的商品包括第 2 类碳粉、第 9 类激光碳粉盒组件与打印部件、第 16 类墨棒。证据是申请人销售墨粉与碳粉打印用品的网页，商标在页面多个位置出现，包括版权声明旁边的右下角。TTAB 指出，商标与版权声明一同出现时，申请人实际上默认其使用仅作为商号使用。虽然该证据对于所列商品不合格，但如果商标是用于零售店或者经销服务的，鉴于商标出现在网页左上方这一服务商标通常出现的位置，该证据很可能合格。教训是，商标在证据中的位置与使用方式，决定了其被认定为商号还是商标。同一份网页，如果服务表述改为零售服务，结论可能完全不同。

八、对中国企业的参考

收到使用证据驳回的中国申请人，可以按照以下五点处理。

第一，先判断驳回属于哪一类。 第一类驳回针对证据本身，补救方法是提交替代证据或者补充说明。第二类驳回针对标识本身，补救方法是调整标识的使用方式或者服务表述。两类驳回的应对路径不同，误判类别会导致答复无效。

第二，在审查意见规定的答复期限内回应。 审查意见通知书载明答复期限，申请人应当在期限内提交答复。逾期未答复，申请将被视为放弃。答复应当针对驳回理由逐项回应，避免只提交新证据而不作说明。

第三，替代证据优先于争辩。 如果原证据确实存在瑕疵，提交一份合格的替代证据往往比长篇争辩原证据更有效。替代证据应当直接回应驳回理由，并且符合现行证据规则，包括网页证据附网址与访问或者打印日期。

第四，书面说明应当站在消费者角度。 说明的重点不是申请人自己的意图，而是消费者如何从证据中感知服务。说明应当具体描述证据的性质、商标的位置、服务的提供方式，以及本行业的惯例，避免空泛表述。

第五，马德里体系指定美国的申请人应当注意程序差异。 通过马德里体系指定美国的申请在注册前无需提交使用证据，但如果标识不能发挥商标作用，审查员可以直接发出驳回。此类申请人收到驳回后，补救路径同样包括提交说明、调整服务表述与提交证据，适用标准与直接向 USPTO 提交申请的情形一致。

结语

使用证据被驳回并不意味着申请终结。TMEP 第 1301.04(g) 节规定的两类驳回，各有对应的补救路径：证据不合格的，可以提交替代证据、补充说明或者声明与行业证据；服务尚未实际使用的，可以改回意向使用基础争取时间；标识本身存在问题的，应当调整使用方式或者服务表述。实例 2 与实例 9 表明，原证据被驳回后提交替代证据获接受的情形并不少见。实例 20 与实例 21 表明，宣传文字过于笼统与商标位置不当，是最容易避免的两类错误。申请人收到驳回通知后，先判断驳回类别，再选择补救路径，多数情形可以在规定期限内挽回申请。