统一专利法院上诉法院 2026 年 7 月 13 日就富士胶片与柯达之间的纠纷作出裁决,澄清了一个困扰专利权人已久的程序问题:在撤销程序中,专利权人仅为保住已经授权的从属权利要求,是否必须先提交一份修改专利的辅助请求。法院的回答是否定的:只要不改动授权文本、不提出授权文本没有明确包含的权利要求组合,单纯为从属权利要求抗辩,不需要走修改程序。
对持有欧洲专利的中国企业而言,这是一条直接影响应诉策略的规则。它决定了在统一专利法院被诉撤销时,专利权人应当在哪个阶段、以什么方式把“退守阵地”亮出来,也决定了诉讼对方需要对哪些权利要求逐项举证。
一、案件背景:从属权利要求在一审被挡在门外
本案涉及欧洲专利 EP 3476616,富士胶片为专利权人,柯达多家德国公司为对方当事人,案件源于侵权诉讼与撤销反诉。一审的慕尼黑地方分庭曾认为,专利权人对从属权利要求的依赖不可采,理由是这些从属权利要求没有被纳入一份符合《统一专利法院程序规则》第 30 条的修改申请之中。
换言之,一审采取的是一种形式化的理解:从属权利要求要想在撤销程序中继续作为抗辩理由,必须先以辅助请求的方式把它们“摆上台面”。专利权人对此不服,上诉至上诉法院。
二、上诉法院的核心结论:抗辩与修改是两回事
上诉法院首先确立了一项一般原则:专利不应因部分无效而被整体撤销。这一原则来自《统一专利法院协议》第 65 条第 3 款关于部分撤销的规定,以及《欧洲专利公约》第 138 条第 2 款关于专利可仅就部分权利要求被宣告无效的规定。由于从属权利要求在独立权利要求的基础上增加了进一步技术特征,独立权利要求无效,并不必然导致从属权利要求也无效。只要专利被整体攻击,从属权利要求的有效性就必须得到审查。
在此基础上,上诉法院区分了两种情形:
- 单纯抗辩已经授权的从属权利要求,不需要辅助请求。 《程序规则》第 30 条管的是“修改专利的申请”,只有当专利权人希望以偏离授权文本的措辞维持专利,或者提出授权文本没有明确包含的从属权利要求组合、从而限缩授权保护范围时,才必须提交修改申请。专利权人仅仅为已经授权的从属权利要求、包括已经被授权文本所涵盖的组合进行抗辩,不属于这种情况。
- 提出新的措辞或新的组合,才需要修改申请。 一旦专利权人想改写权利要求,或者把几项从属权利要求拼成一个授权文本没有明确写出的组合,就必须通过第 30 条的修改程序提出,并且该组合会限缩专利的授权范围。
这一区分的实际意义在于,专利权人不必为了保住从属权利要求而被迫提前“改专利”,但也不能把抗辩当作变相修改的通道。
三、抗辩不是免费的:三项程序义务必须同时履行
上诉法院在放宽形式要求的同时,也给专利权人划出了三条明确的义务,违反任何一条都可能导致抗辩不被接受:
- 撤销请求方必须逐项说明攻击范围。 根据《程序规则》第 25 条第 1 款第 a 项至第 d 项的规定,请求撤销的一方必须指明请求撤销的范围,并就其请求所涵盖的每一项权利要求提供充分的理由和证据。这意味着对方不能只攻击独立权利要求、却对从属权利要求含糊带过。
- 专利权人必须指明自己认为有效的从属权利要求。 根据《程序规则》第 29A 条的规定,专利权人请求驳回针对数项或全部权利要求的撤销请求时,无论是否作为辅助抗辩,都必须以充分论证的方式指明:如果独立权利要求被认定无效,自己认为哪些从属权利要求仍然有效。只说“从属权利要求也有效”是不够的,必须逐项说清理由。
- 非显而易见的组合必须明示,且数量要合理。 如果专利权人想依赖的从属权利要求组合不能从各从属权利要求的文字中直接、具体地得出,例如多项从属权利要求引用了“前述任一项权利要求”,专利权人应当清楚地指明自己认为有效的组合,并使用专利本身的语言表述。同时,基于正当程序原则,所依赖的组合数量必须结合案件情况保持在合理范围内,不能用海量组合淹没对方和法院。
四、创造性判断的附带澄清:组合的动机不能事后拼凑
除从属权利要求问题外,上诉法院还进一步阐明了创造性判断中的一个要点:如果没有指向将某一起点与另一份文献结合的启示,就不能仅从结合文献自身的内容中推导出采取下一步的动机。这一表述对无效方同样有约束力:主张显而易见,不能只把几份文献摆在一起,而必须说明现有技术本身是否给出了结合的指向。
对中国企业的参考
- 应诉时先列“退守清单”,而不是先改权利要求。 在统一专利法院收到撤销反诉后,专利权人应当在答辩阶段就按第 29A 条的要求,逐项列出独立权利要求一旦无效、自己仍主张有效的从属权利要求及其理由。不要等到法院质疑时才补充,也不要误以为只有提交修改申请才能保住从属权利要求。
- 组合要算好数量账。 如果退守方案涉及多项从属权利要求的组合,应当优先挑选文字上直接、具体可得的组合,并用专利语言准确表述;对于需要拼合的组合,要控制数量、逐个论证,避免因组合过多或表述不清而被认定为不符合正当程序。
- 撰写阶段就要为退守留好层次。 本案再次说明,从属权利要求的价值不仅在于授权时的保护范围,更在于被挑战时的退守空间。中国企业在布局欧洲专利时,应当有意识地设置多层从属权利要求,使每一层都增加有实质意义的技术特征,而不是堆砌空洞的限定。
- 攻击方同样要逐项举证。 如果企业作为挑战方在统一专利法院提起撤销,也应当按第 25 条的要求,对每一项被攻击的权利要求逐项论证,不能只围绕独立权利要求展开攻击而忽略从属权利要求。
结语
统一专利法院上诉法院的这项裁决,把“抗辩从属权利要求”与“修改专利”区分开来,既避免了专利权人为保住从属权利要求而被迫修改授权文本,也通过逐项论证、明示组合、数量合理三项要求,防止抗辩变成无边界的拖延手段。对中国企业而言,关键不在于记住一条新规则,而在于把退守方案前移到答辩阶段:早列清单、说清组合、控制数量,才能在统一专利法院的撤销程序中守住真正有价值的权利要求。
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